审查意见答复系列文章

作者：李鑫 软唐知产独家讲师

本公众号第55篇原创文章

一.序

在审查意见答复过程中，三步法是核心的、重要的使用条款。在三步法的构建体系中，居于核心地位的是技术问题。只有认清楚该点内容，才能有效的发放审查意见和答复审查意见。

虽然在现实的答审中，审查员对于技术问题的使用常常是错误使用，且不认真对待，但是，在复审无效过程中，可以得到较好的救济。

所以，从代理人的执业能力来看，技术问题的有效使用是核心能力。

二.审查意见的表现形式

在审查意见中，有些审查员确定完区别技术特征后，根据区别技术特征重新确定实际解决的技术问题是往往将技术问题上位化。

所谓上位化就是：将发明实际解决的技术问题扩大化，普世化，举例来说，就是通过扩大技术问题将更多的对比文件2引入；通过普世化将本领域更多或者说绝大多数对比文件2引入，进而能够达成和对比文件1结合，具有技术启示，进而得出不具有创造性的结论。其中，普世化是本领域普遍面对的问题，比如降低成本、提高效率、节省材料、提高硬度等问题。

需要注意的是，技术问题上位化在所有审查意见中占比达到了三到四成。

三.为什么会出现这个问题

原因1：便于更容易引入D2对于审查员来说，上位化的技术问题能够将更多的对比文件引入到三步法中，进而能够评述本申请的创造性。而对于这种情况，如果将技术问题定位准确，则审查意见中的对比文件2由于技术问题不同，则不能引入最接近的现有技术中形成本申请。原因2：主观因素使然在发明要解决的技术问题的确定上需要审查员进行判定，审查员就是可能加入主观元素。例如，当检索到类似区别特征时，为了能用三步法的技术启示说理，有时候会出现凑启示的情况，对区别特征要达到的技术效果和解决的技术问题进行人为选择或上位化，将本不同的技术问题模糊等同，并非客观认定。

四.如何应对

1、总的原则：

在确定技术问题时，我们需要认清与最接近的现有技术相比需要改进的任务是什么，为什么要进行改进，从发明构思和技术效果入手，客观地确定技术问题，保证三步法评判的正确性。

2、正确定义准确的技术问题

《审查指南》（2010）第二部分第四章第3.2.1.1节规定：在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

3、手段1

如果碰到技术问题比较大，很清楚，则，直接着力该点即可。对于该点的适用，有个关键要素就是：

第一步：要找的到；第二步：要能定义正确的问题；第三步：要能根据正确的问题推导有创造性。

4、手段2

在审查意见中不能只阐述有问题，还应该具体指出发明实际解决的技术问题到底是什么，同时，应再次构建三步法，得出本申请具有创造性的结论。之所以要构建三步法，是因为：

第一，只有构建三步法才能得出是否有创造性的结论，也就是说，技术问题的有效使用是和技术启示的判断有直接关系的；

第二，为了避免审查员不认同技术问题，导致被驳回，需要增加其他有利的答复点。不能只依靠这一个点，因为这点在答审阶段被接受度比较低。

5、 手段3

要修改权要，满足听证，避免直接驳回。

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